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Contraffazione di marchi e brevetti: come tutelarli

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Contraffazione di marchi e brevetti: come tutelarli

La contraffazione di marchi e brevetti è un delitto previsto dall'art. 473 del codice penale italiano. I marchi ed i brevetti sono beni intangibili di fondamentale importanza per il valore di un’impresa. Scopri come tutelarli.

La contraffazione del Marchio

I marchi ed i brevetti sono beni intangibili ma di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo, soprattutto per il valore di un’impresa. 

In linea generale, per contraffazione si intende la violazione di un diritto di proprietà intellettuale attraverso la riproduzione illecita di un bene (marchi di fabbrica, indicazioni geografiche, brevetti per invenzione, industrial design, denominazioni di origine, diritti d'autore, ecc.) sebbene il fenomeno si sostanzia, di fatto, con qualunque azione finalizzata a realizzare beni che imitano le caratteristiche estetiche o esteriori di un altro bene e allo scopo di trarre in inganno.

Il marchio è il segno distintivo utilizzato dall'impresa allo scopo di contraddistinguere i propri prodotti o servizi da quelli dei concorrenti. Esso attribuisce al titolare il diritto di farne uso esclusivo, potendone vietare l'utilizzo non autorizzato ai terzi, per prodotti e servizi affini, quando questo possa determinare un rischio di confusione o di associazione nei consumatori. La portata del proprio diritto è relativa all'area geografica in cui si è effettuata la registrazione del marchio (comunitaria, nazionale o internazionale). In termini giuridici, il marchio costituisce un diritto patrimoniale immateriale che influisce sul valore dell'azienda.

Inoltre, nell'ambito concorrenziale, il marchio offre una tutela contro le contraffazioni e gli abusi, ergendosi a strumento di protezione del valore e degli investimenti che costituiscono il patrimonio immateriale dell'impresa.

Il giro di affari legato alle imprese che fanno uso intensivo di marchi e brevetti ha una portata rilevante; a conferma di ciò l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale  (EUIPO) ha  affermato che le aziende che fanno un uso intensivo dei diritti di proprietà intellettuale, come marchi e brevetti, generano ogni anno il 45% circa del PIL dell’Unione Europea.

Contraffazione di marchi e brevetti: quando è reato

La contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (brevemente contraffazione di marchi e brevetti) è un delitto previsto dall'art. 473 del codice penale italiano.

I reati fondamentali in materia di marchi e brevetti sono:

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o brevetti, ex art. 473, c.p.;

- Importazione o commercio di prodotti con marchio contraffatto ex art. 474, c.p.;

- Commercio di prodotti con marchio mendace ex art. 517, c.p.;

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale ex art. 517 ter;

- Commercio di prodotti industriali con marchi contraffatti dal quale derivi un nocumento all’industria nazionale ex art. 514 c.p.

Il costante orientamento della Corte di Cassazione afferma che sussiste il reato di cui all’articolo 473 c.p., nel caso di marchi regolarmente registrati, qualora sia configurabile la materiale contraffazione o alterazione dell’altrui marchio. Queste due condotte consistono, rispettivamente, nella riproduzione, integrale o parziale, del marchio originale. In quest’ultima ipotesi, tuttavia, la riproduzione deve comunque essere idonea a creare la confusione con il marchio originale (Cass. n. 51754/2018; Cass. n. 30774/2015; Cass. n. 10193/2006)

Inoltre, una recente Sentenza della Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 37298/2019) ha affermato che deve ritenersi configurato il reato di cui all’art. 474 c.p. quando la falsificazione è idonea a ingenerare confusione non solo al momento dell’acquisto, ma anche della successiva utilizzazione, a nulla rilevando che il marchio, se notorio, risulti o meno registrato, attesa comunque la illiceità dell’uso di un marchio identico o simile ad altro notorio anteriormente utilizzato per prodotto o servizio sia omogeneo o identico, che diverso.  

È evidente come tali condotte, penalmente rilevanti, possano essere anche altamente lesive del patrimonio e dell’immagine aziendale. 

Il titolare ha il diritto di fare uso esclusivo del marchio pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 20 del Codice della Proprietà Industriale, lo stesso può vietare ai terzi di usare, salvo proprio consenso,  nell’attività economica  un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato. Medesimo divieto è previsto per un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, qualora a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Inoltre, nel caso in cui il marchio sia particolarmente famoso è vietato l’uso dello stesso anche per i prodotti o servizi diversi quando chi usa il marchio trae un indebito vantaggio dalla risonanza del marchio già famoso o crea allo stesso un indebito pregiudizio.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 28845 del 2 Luglio 2019, ha statuito che integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi (in tal senso anche Cass. Pen. Sent. n. 8783/2019).

I diritti di proprietà industriale costituiscono un asset aziendale di fondamentale importanza strategica per la crescita della società, ad oggi il valore delle aziende è sempre più rappresentato da beni intangibili ed è pertanto necessario predisporre un’adeguata tutela. Questo diritto non riguarda solo le grandi realtà ma anche le piccole o medie imprese. La contraffazione di un marchio o di prodotti, lungi dall’essere un fenomeno episodico e limitato, ha assunto le forme di una pratica sistematica e pervasiva. Negli ultimi anni, infatti, questo fenomeno ha assunto caratteristiche e dimensioni tali da renderlo una piaga per il mondo delle imprese. Le conseguenze sono lesive della competitività delle imprese, della salute dei cittadini e delle economie nazionali.

Per tali ragioni, nella difesa delle proprietà intellettuale, è importante agire con tempestività contro ogni tentativo di violazione o contraffazione al fine di ottenere risultati rapidi e significativi, nonché di scoraggiare possibili ulteriori tentativi di contraffazione.

Quali strumenti utilizzare per tutelare il proprio marchio

L’attività investigativa può essere considerata uno strumento utile per l'acquisizione di prove su contraffazione di marchi e brevetti. In particolare l’indagine investigativa mira in primo luogo ad accertare il dolo dell’atto illecito, nonché a ricostruire l’intero processo produttivo che porta il prodotto oggetto di contraffazione sul mercato ed è finalizzata all’individuazione degli autori e delle dinamiche attuate.

L’agenzia Investigativa Dogma SpA, azienda leader nel settore delle investigazioni, attraverso il suo team di professionisti, supporta i propri Clienti in tutte le fasi, dalla scelta delle azioni a tutela del marchio, plasmando la strategia investigativa sulle reali esigenze del cliente, alla raccolta di prove certificate che documentino il fatto illecito posto in essere.

Inoltre la nostra agenzia investigativa, nel più ampio concetto di tutela contro gli atti di concorrenza sleale, verifica che le informazioni brevettate non vengano illecitamente sottratte o utilizzate contro la stessa Azienda titolare del brevetto.

Dogma SpA, con esperienza decennale nella lotta alla contraffazione del marchio, contribuisce a proteggere l'immagine e gli investimenti dei propri Clienti fornendo informazioni e prove utilizzabili in sede giudiziaria a tutela di marchi e brevetti. L’investigatore privato, infatti, a seguito di un’analisi approfondita, acquisisce prove inconfutabili, direttamente utilizzabili in giudizio, necessarie per adire le competenti Autorità Giudiziarie per tutelare i propri marchi e brevetti. In particolare il Giudice potrà proibire al contraffattore di continuare ad utilizzare il marchio contraffatto, disponendo la cessazione immediata dell’illecito, e potrà anche deliberare un risarcimento dei danni subiti, nonché il sequestro e la distruzione dei prodotti contraffatti.

Autore: Ilaria Morganti
Junior Legal Counsel - Ufficio Legale Dogma S.p.A.

Per ricevere una Consulenza riservata e gratuita in tema di Tutela di Marchi e Brevetti, chiama il Numero Verde 800 750 751, oppure, utilizza il modulo presente sulla pagina per inviarci una richiesta di preventivo.

 

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